2018年,A公司的一項實用新型專利被提起專利無效宣告請求,我司受A公司委托處理該專利無效案件,在案件分析處理過程中發現無效宣告請求人為B公司的法定代表人,深入調查后發現B公司的產品落入到了A公司該項實用新型專利的保護范圍內,我司遂建議A公司在進行專利無效應對的同時提出W權訴訟,維護自身的合法權益。該案件前后經歷三次無效宣告、廣州知識產權法院一審及Z高人民法院終審,Z終W持了專利有效并贏得了W權訴訟。A公司從被動應對專利無效宣告請求到主動出擊提起專利W權訴訟的案件,對中小企業應對專利無效宣告和合理W權具有重要參考意義。本文簡要介紹我司在該專利無效及W權案件[(2020)Z高法知民終1915號]中的W權策略,供讀者參考借鑒。
案由:
2018年4月,A公司收到國家知識產權局下發的關于實用新型專利20162xxx5323.X(以下簡稱323號專利)的無效宣告請求受理通知書及轉送文件,為吳某在2018年1月針對該實用新型專利提出了無效宣告請求,A公司委托我司負責處理該專利無效案件。
我司專利代理團隊在分析對方提出的無效理由和證據時,也對請求人進行了調查,發現其為B公司的法定代表人,而B公司與A公司屬于相同行業,且均在廣州,隨即猜測B公司為A公司的競爭對手。其后我司訴訟團隊通過調查B公司的主營業務及產品,進一步發現B公司的某款產品與A公司產品高度相似,落入了323號專利的保護范圍中。為此,我司建議A公司在應對專利無效的同時,收集證據和進行準備工作,針對B公司的侵權產品提起訴訟。
案件經過:
針對吳某提出的無效請求,我司專利代理團隊在充分研究其證據及理由后,向國家知識產權局提交了意見陳述書并修改了權利要求內容。
2018年8月:
經過口頭審理后,國家知識產權局出具無效宣告請求審查決定,維持了323號專利繼續有效。
2019年6月:
在維持專利權有效后,我司訴訟團隊開始對B公司的侵權事實、侵權規模、宣傳材料等進行證據收集及公證,于2019年6月正式在廣州知識產權法院立案,并在同年10月開庭審理。在庭審過程中,我司在現場拆解了公證購買的B公司的產品,并將其與323號專利的權利要求進行一一對比,充分論述該產品落入了323號專利的保護范圍,B公司對此確認無異議。
2019年9月:
同年9月,即在一審開庭審理前,B公司再次對323號專利提起了無效宣告請求,我司沉著應對,B公司見無效無望,在2020年3月主動撤回了該無效宣告請求。
2020年9月,廣州知識產權法院作出判決,判決B公司侵權行為成立,B公司停止制造、銷售、許諾銷售侵權產品,銷毀庫存、宣傳材料及Z用模具,并賠償經濟損失和合理支出。
B公司不服一審判決,在2020年12月向Z高人民法院提出了上訴并主張現有技術抗辯,我司訴訟團隊針對該理由提出質疑,認為B公司提出的證據并不符合現有技術抗辯的原則,B公司侵權產品仍然落入323號專利的保護范圍。
二審案件審理過程中, B公司第三次向國家知識產權局對323號專利提起專利無效宣告請求,我司再次針對B公司提出的理由和證據進行反駁。
2021年3月:
Z高人民法院對二審作出判決,駁回B公司上訴請求,維持一審判決。同年7月,國家知識產權對第三次無效宣告請求作出審查決定書,再次維持了323號專利的專利權有效。
至此,A公司從被提起專利宣告請求到主動出擊提起W權訴訟,終于落下了勝利的帷幕,在我司的專業服務下,A公司Z終維護了自身的合法權益。
案件意義:
專利權是企業研發成果的一個重要表現,也是市場競爭的有力武器。在專利被提起無效宣告請求時,不能盲目應對,而是應仔細調查請求方的身份,分析其無效意圖,如果能夠確定請求人的身份,應進一步調查其是否存在侵權產品,并根據侵權產品的情況制定無效應對策略,在權利要求修改、意見陳述及口頭審理過程中,均應避免落入對方的陷阱,既要維持專利權的穩定性,又要避免做出不利的陳述。Z后,在積極應對專利無效宣告的同時,還可以收集侵權證據,適時提出W權訴訟來維護自身權益。